중국에서 특허,실용신안 이중출원제도

이중출원이란?

이중출원(二重申请)이란, 중국특허법 제9조 제1항에 규정된 내용으로 ‘동일한 출원인이 동일한 날에 동일한 발명에 대하여 특허와 실용신안을 같이 출원하였고 먼저 취득한 실용신안권이 아직 종료하지 않은 상태에서 출원인이 당해 실용신안권의 포기를 선언한 경우에 특허권을 수여할 수 있다’라고 규정되어 있습니다. 이는 ‘동일한 발명에 대해서는 하나의 특허권만을 수여한다’라고 규정한 중복수권금지의 원칙에 대한 예외규정입니다.

이중출원의 절차

특허출원을 기초로 하여 이중출원을 할 때에는 출원인은 특허 및 실용신안등록출원서에 이중출원을 하였음을 설명하여야 합니다. (중국 특허법 실시세칙 제41조 제2항)

그리고 특허출원이 거절이유를 발견하지 못한 경우에 출원인에게 규정된 기한 내에 실용신안권을 포기를 선언하여야 하도록 통지합니다. 포기하지 않는 경우 특허권을 거절하며, 기한 내 답변이 없는 경우 특허권은 취하된 것으로 간주합니다. (중국 특허법 실시세칙 제41조 제4항)

이중출원의 효과

특허와 실용신안출원의 이중출원제도는 특허권을 획득하기 위해서 당초에 심사주의를 택하고 있는 특허출원으로 한 후, 등록까지의 기간 동안 제삼자등에 의한 출원발명의 실시등에 의해서 출원인이 손해를 입고 있거나 입을 염려가 있는 경우, 무심사 등록주의를 택하고 있는 실용신안등록출원으로 이중출원을 하여 그 실용신안을 신속히 등록받아서 권리를 행사함으로써 제3자의 실시로부터 구제를 받을 수 있는 효과가 있습니다.

중국에서 이중출원시 주의사항

1. 실용신안과 특허 출원이 같은 날에 접수되는 상황에서 실용신안의 보호 범위 (조기 부여 예정)와 발명 특허 출원의 보호 허용 범위가 동일하면 출원인 다른 하나를 버리고 하나만 유지하도록 선택해야 합니다. 그러나 출원 시 실용신안과 특허의 클레임이 동일하더라도 실제로는 특허출원의 경우 거절이유에 대한 보정으로 일반적으로 클레임이 수정되므로 특허출원의 범위는 등록된 실용신안과 다를 수 있습니다. 이 경우 실용신안과 특허출원의 범위가 다른 경우에는 둘 다 유지할 수 있습니다.

2. 2020년부터 중국의 특허출원 정책이 크게 바뀌었습니다. 실용신안 출원은 정책에 반영된 것처럼 중국지식재산권국에 의해 권장하지 않습니다.

우선, 실용신안 출원에서 등록까지의 평균 기한이 약 6 개월에서 8-12 개월로 연장되었습니다. 둘째, 동일 발명에 대한 실용신안과 특허출원이 같은 날에 출원된 경우, 특허출원에 대한 실체 심사는 실용신안 등록부여 후 4년이 지나야 시작됩니다. 즉, 현재의 경우 2023년 4월 실용신안 및 특허에 대한 이중출원을 했다고 가정하면 2024년 4월 실용신안권이 부여됩니다. 이 경우 특허출원에 대한 실질 심사는 2028년 4월부터 시작되고, 2029년 또는 2030년에 특허권이 부여될 수 있습니다.

마치며

이중출원제도는 특허출원 후 등록까지의 기간 동안 제3자등에 의한 출원발명의 실시등에 의해서 출원인이 손해를 입고 있거나 입을 염려가 있는 경우, 소송 등을 통하여야 하는 경제적 손해와 시간적 손해를 줄일 수 있는 유익한 제도입니다. 중국 지식재산권국 2002년 통계 에서는 특허가 149만 건, 실용신안이 290만 건으로 나타납니다. 실용신안출원이 월등히 많은 원인은 중국기업들이 이중출원을 많이 하는 것도 포함됩니다. 또한 중국지식재산권국 2021년 통계 에서는 특허의 경우 158만 건 이상이 출원되었으나 실용신안의 경우 280만 건이 출원되어 여전히 실용신안 출원이 많기는 하나 특허출원이 증가하는 것에 비하여 실용신안 출원은 줄어들고 있음을 알 수 있습니다. 이는 2020년 중국정부 정책의 변화에 기인한 것으로 판단됩니다. 이에 따라 우리 기업들도 중국정부의 지식재산권 정책변화를 주시하여 비즈니스 전략을 세우는 것이 필요해 보입니다.